Патент на принципы интернет-рекламы: комментарий специалиста

В рамках разгоревшейся дискуссии о возможностях использования и владения патентами, описывающих в том числе и принципы интернет-рекламы, CLICKZ.RU обратился к юристам с просьбой прокомментировать на основе существующего законодательства складывающуюся ситуацию.

Напомним, что речь идет о статье в CLICKZ.RU: Борис Моисеев:
"Я безусловно предъявлю материальные претензии, в первую очередь к тем, кто необосновано пытается присвоить себе авторство на технологии, описанные в моем патенте..."

Мы выражаем большую благодарность Ольге Александровне Максимовой, руководителю некоммерческого партерства "Команда" группы фирм "ABC-Consulting", согласившейся оказать квалифицированную помощь.

Для начала выдержки из документов:

Патентная инструкция к Евразийской патентной конвенции (утв. Административным советом Евразийской патентной организации на втором (первом очередном) заседании 1 декабря 1995 г.)

Правило 20
Право преждепользования

(1) Любое физическое или юридическое лицо, которое до даты подачи заявки или, если установлен приоритет, даты приоритета изобретения добросовестно использовало на территории какого-либо Договаривающегося государства тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее его безвозмездное использование без расширения объема.

Право преждепользования может быть передано другому физическому или юридическому лицу только совместно с производством, на котором имело место использование тождественного решения или были сделаны необходимые к этому приготовления.
(2) Право преждепользования может применяться только в отношении территории того Договаривающегося государства, в котором такое преждепользование имело место.

-------------

Патентный закон РФ
от 23 сентября 1992 г. N 3517-I
(с изменениями от 27 декабря 2000 г., 30 декабря 2001 г.)

Статья 12. Право преждепользования

Любое физическое или юридическое лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от его автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее его безвозмездное использование без расширения объема.
Право преждепользования может быть передано другому физическому или юридическому лицу только совместно с производством, на котором имело место использование тождественного решения или были сделаны необходимые к этому приготовления.

Комментарий

Право преждепользования, закрепленное в статье 12 Патентного закона, традиционно относят к исключениям из патентной монополии. В зарубежных странах условием предоставления права преждепользования является факт добросовестного использования тождественного изобретения или осуществления необходимых к этому приготовлений. В нашем случае добавляется также требование самостоятельности при создании тождественного изобретения:"...добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от его автора тождественное решение..." Данная запись существенно сужает полномочия преждепользователя. Представим себе ситуацию, когда заказчик разработки использует изобретение в режиме ноу-хау, а затем автор патентует данное изобретение. Заказчик в этом случае, при отсутствии соответствующих условий договора, не сможет использовать результаты заказанной разработки даже как преждепользователь, поскольку изобретение, согласно статье 12 Патентного закона, должно быть создано независимо от его автора.

Целесообразно более подробно остановиться на правиле об исчерпании прав патентообладателя.

В основе данного правила лежит так называемая теория исчерпания прав патентообладателя, разработанная в патентных системах промышленно развитых стран. Сущность этой теории заключается в ограничении права патентообладателя после изготовления запатентованного изделия и первого ввода его в коммерческий оборот им самим или с его согласия (например, лицензиатом) в отношении действий по дальнейшей коммерческой реализации или использования этого изделия (перепродажа, сдача в наем или в аренду). Контроль патентообладателя за такими действиями может осуществляться на договорных условиях, и, естественно, в случае нарушения контрагентом таких условий последний будет нести договорную ответственность, но не будет считаться нарушителем патента.

Предполагается, что патентообладатель (в результате ввода запатентованного объекта в оборот им самим или через лицензиата) автоматически исчерпывает свое исключительное право, так как он уже получил выгоду из своей монополии.

Статья 5. Условия патентоспособности полезной модели

1. К полезным моделям относится конструктивное выполнение средств производства и предметов потребления, а также их составных частей.

Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

Полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники.
Уровень техники включает ставшие общедоступными до даты приоритета полезной модели опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, а также сведения об их применении в Российской Федерации. В уровень техники включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на изобретения и полезные модели (кроме отозванных), а также запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели.

Полезная модель является промышленно применимой, если она может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.

Не признается обстоятельством,препятствующим признанию патентоспособности полезной модели такое раскрытие информации, относящейся к полезной модели, автором, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию при котором сведения о сущности полезной модели стали общедоступными, если заявка на полезную модель подана в Патентное ведомство не позднее шести месяцев с даты раскрытия информации. При этом обязанность доказывания данного факта лежит на заявителе.

2. В качестве полезных моделей не охраняются:
- способы, вещества, штаммы микроорганизмов, культур клеток растений и животных, а также их применение по новому назначению;
- объекты, указанные в пункте 3 статьи 4 настоящего Закона
Не признаются патентоспособными изобретениями:
- научные теории и математические методы;
- методы организации и управления хозяйством;
- условные обозначения, расписания, правила;
- методы выполнения умственных операций;
- алгоритмы и программы для вычислительных машин;
- проекты и схемы планировки сооружений, зданий, территорий;
- решения, касающиеся только внешнего вида изделий, направленные на удовлетворение эстетических потребностей;
- топологии интегральных микросхем;
- сорта растений и породы животных;
- решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

В 1992 г. в Российской Федерации введена правовая охрана нового для нашей страны объекта промышленной собственности - полезной модели. В этой связи российский законодатель счел необходимым, в отличие от изобретений, в отношении которых указаны только условия их патентоспособности, сформулировать понятие полезной модели (пункт 1 статьи 5 Патентного закона). Это конструктивное выполнение средств производства и предметов потребления, а также их составных частей. Иными словами, объектами полезной модели могут быть только устройства.

В настоящее время правовая охрана полезных моделей (иногда их называют малыми изобретениями) предусмотрена более чем в 40 странах мира. К полезным моделям предъявляются менее строгие требования. Среди условий их патентоспособности - новизна и промышленная применимость, а изобретательский уровень здесь не учитывается.
Критерий промышленной применимости полезной модели идентичен соответствующему критерию, предусмотренному для изобретений.

Неохраноспособны в качестве полезных моделей, помимо тех объектов, которые исключены из патентоспособных изобретений, способы, вещества, штаммы микроорганизмов, культуры клеток растений и животных, а также их применение по новому назначению.

Более детальные требования к полезным моделям закреплены в Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу свидетельства на полезную модель 1994 г.

На основании перечисленный в статье 5 Патентного закона перечня объектов, не охраняемых патентным законом в качестве полезной модели, следует в каждом случае оценивать, а были ли правомерными действия Роспатента по признанию того или иного объекта в качестве полезной модели, изобретения или промышленного образца, подпадает ли названный объект под законодательное определение "полезной модели".

Ст. 10 Продукт (изделие) признается изготовленным с использованием запатентованного изобретения, полезной модели, а способ, охраняемый патентом на изобретение, - примененным, если в нем использован каждый признак изобретения, полезной модели, включенный в независимый пункт формулы, или эквивалентный ему признак.
Изделие признается изготовленным с использованием запатентованного промышленного образца, если оно содержит все его существенные признаки.
...
3. Нарушением исключительного права патентообладателя признается несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью продукта, содержащего запатентованное изобретение, полезную модель, промышленный образец, а также применение способа охраняемого патентом на изобретение, или введение в хозяйственный оборот либо хранение с этой целью продукта, изготовленного непосредственно способом, охраняемым патентом на изобретение. При этом новый продукт считается полученным запатентованным способом при отсутствии доказательств противного.

Комментарий

В пункте 3 статьи 10 Патентного закона дается понятие нарушения исключительного права патентообладателя: это несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью продукта, содержащего запатентованный объект промышленной собственности, а также применение способа, охраняемого патентом на изобретение, или введение в хозяйственный оборот либо хранение с этой целью продукта, изготовленного непосредственно способом, охраняемым патентом на изобретение.

Как известно, полный и исчерпывающий перечень действий, нарушающих патент, - основа эффективной охраны прав патентообладателя. Однако перечень, содержащийся в пункте 3 статьи 10 Закона, далеко не полный. Целесообразнее было бы закрепленные здесь противоправные действия сгруппировать в трех подпунктах в отношении запатентованного продукта, способа и продукта, непосредственно полученного запатентованным способом (косвенная охрана). В целом указанные нарушающие патент действия в мировой практике квалифицируются как прямое нарушение патента. Помимо этого существует такое понятие, как косвенное нарушение патента. Имеется в виду несанкционированная поставка или предложения о поставке средств осуществления запатентованного изобретения лицам, которые не имеют права на использование этого изобретения (кроме, например, лицензиата и др.). Ответственность поставщика наступает тогда, когда он знает или из обстоятельств очевидно, что поставляемые им изделия предназначены для изготовления запатентованного изобретении, т.е. в случае установления в действиях вины.

Указанные нормы о прямом и косвенном нарушении патента достаточно апробированы на практике и доказали свою эффективность. Надо отметить, что эти нормы восприняты не только странами - участницами Европейской патентной конвенции, но и другими государствами, которые в последнее время реформировали или приняли новое патентное законодательство.

Кроме того, в отличие, например, от правовой конструкции, характерной для европейского патентного законодательства, в перечне комментируемого Закона отсутствуют такие правонарушения, как предложение к продаже, применение и ввоз продукта, непосредственно полученного запатентованным способом.

Из сказанного следует, что законодатель не предусмотрел в Патентном законе широко распространенное в мировой практике (особенно в западноевропейской) деление нарушения патента на прямое и косвенное. Далее. Все перечисленные действия, не включенные в пункт 3 статьи 10 Патентного закона, не могут считаться нарушением патента, поскольку перечень нарушающих патент действий, содержащийся в Патентном законе, является исчерпывающим.

Таким образом, в российском патентном праве не предусмотрена ответственность за соучастие в нарушении патента, так что патентообладатель не может преследовать по суду лиц, способствующих прямому нарушению патента. В целом указанные обстоятельства сужают возможности патентообладателя по защите своих исключительных прав.

Вернемся, однако, к случаям прямого нарушения патента, которые единственно возможны в наших условиях. Следует особо отметить, что перечисленные в пункте 3 статьи 10 Патентного закона противоправные действия являются частными случаями противозаконного использования запатентованного изобретения и имеют самостоятельное значение.

Иными словами, любое указанное в названной статье противоправное действие, например несанкционированное изготовление, считается противозаконным использованием запатентованного изобретения, т.е. нарушением патента. Самостоятельность указанных составов правонарушения заключается в том, что за каждый из них патентообладатель может преследовать нарушителя своего патента. Причем нарушителей может быть несколько. Все зависит от конкретных обстоятельств.

Конечно, первоначальными формами нарушения патента являются несанкционированное изготовление изделия и применение способа. С этого все начинается. Примечательно, что в старых патентных законах преследовались только эти две формы нарушения патента. Однако с развитием рыночной экономики появилась потребность в детализации понятия противозаконного использования запатентованного изобретения на отдельные его составляющие (хранение, ввоз, предложение к продаже, продажа и др.).

Как правило, сегодня одно предприятие не занимается и изготовлением продукции, и ее реализацией на рынке. Существует целая сеть оптовиков, розничных торговцев и т.д. Более полный перечень нарушающих патент действий позволяет патентообладателю проследить за всей цепочкой противоправных действий и взыскать убытки с каждого правонарушителя. Этим обеспечивается более полная защита имущественных интересов патентообладателя. Однако следует учитывать, что каждая форма противозаконного использования имеет свои особенности. Например, сам факт изготовления контрафактных изделий является законченным правонарушением и не зависит от дальнейшего их введения в хозяйственный оборот. При этом, конечно, изготовление должно осуществляться в промышленных масштабах с целью извлечения прибыли.

Оставить свое мнение о прочитанном можно в нашем форуме "Патент на Интернет-рекламу"

CLICKZ.RU напоминает, что разместить в нашем ежедневном онлайн-журнале о рекламе в Интернете расширенную информацию о себе или о своей фирме можно, написав письмо по адресу: clickz@shilov.ru